München – 05.06.2018: Der Bundesgerichtshof bestätigte die Patentfähigkeit des deutschen Teils DE 600 03 184 des europäischen Patents EP 1 198 293 in der zuvor bereits aufrecht erhaltenen Fassung (Az.: X ZR 86/16, 05.06.2018). In seinem Urteil ändert der Bundesgerichtshof damit das (für Eppendorf negative) Urteil des Bundespatentgerichts (3 Ni 16/15 (EP)) ab. Gegen die DE‘184 hatte die Firma Adcatec GmbH Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht eingereicht.
Die DE‘184 schützt eine PCR-kompatible Mikrotiterplatte in einer speziellen Ausgestaltung, bei der zwei Teile zu einer einheitlichen Platte verbunden sind, um die Kombination aus thermischer und mechanischer Belastbarkeit zu erhalten, die für Hochdurchsatz-Anwendungen der DNA-Sequenzierung und Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in automatisierten Liquid-Handling-Anlagen benötigt wird.
Vertreter Eppendorf AG: Wallinger Ricker Schlotter Tostmann (München): Dr. Christian Kirchner, Dr. Mathias Ricker
Bundesgerichtshof (Karlsruhe), X. Zivilsenat: Prof. Dr. Peter Meier-Beck (Vorsitzender Richter)
Über die Eppendorf AG: Die Eppendorf AG ist ein führendes Unternehmen der Life Sciences und entwickelt und vertreibt Geräte, Verbrauchsartikel und Services für Liquid Handling, Sample Handling und Cell Handling zum Einsatz in Laboren weltweit. Das Produktangebot umfasst Pipetten und Pipettierautomaten, Dispenser, Zentrifugen und Mischer, Spektrometer, Geräte zur DNA-Vervielfältigung sowie Ultra-Tiefkühlgeräte, Fermenter, Bioreaktoren, CO2-Inkubatoren, Schüttler und Systeme zur Zellmanipulation. Verbrauchsartikel wie Pipettenspitzen, Gefäße, Mikrotiterplatten und Einweg-Bioreaktor-Gefäßen ergänzen das Sortiment an Premiumprodukten von höchster Qualität. Die Erzeugnisse von Eppendorf werden in akademischen oder industriellen Forschungslaboren, zum Beispiel in Unternehmen der Pharma- und Biotech- sowie Chemie- und Lebensmittelindustrie, eingesetzt. Aber auch in klinischen oder umweltanalytischen Laboratorien, in der Forensik und in industriellen Laboren der Prozessanalyse, Produktion und Qualitätssicherung werden die Produkte von Eppendorf verwendet. Eppendorf wurde 1945 mit Hauptsitz in Hamburg gegründet und beschäftigt heute weltweit über 3.200 Mitarbeiter. Der Konzern besitzt Tochtergesellschaften in 26 Ländern und ist über Vertriebspartner in allen seinen wichtigen Märkten vertreten.
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Auf dem am am 13. Juli 2018 in Zürich, Schweiz stattfindenden sechsten Pan European LES YMC Kongress wird unser Partner Thomas Schachl zum Thema "The Future of litigation and ADR in Medtech, Biotech and Pharma disputes" Strategien in deutschen Patentverletzungs-Streitfällen im Bereich Medizintechnik, Biotech und Pharma diskutieren.
Zur Reform der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, die durch die Zwischenentscheidung R 19/12 ausgelöst und u.a. zu dem von vielen als unnötig empfundenen Umzug der Beschwerdekammern nach Haar führte, gehört auch eine Neufassung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK), die derzeit in ihrer Fassung von 2007 angewendet wird.
Der nunmehr in englischer Sprache vorliegende Vorschlag der „Rules of Procedure of the Boards of Appeal“ (RPBA) enttäuscht all diejenigen, die gehofft hatten, nach der Entscheidung R 19/12, im Lichte der zahlreichen kritischen Veröffentlichungen und nicht zuletzt der vier beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfassungsbeschwerden, würde die geltende Verfahrensordnung in einer Weise überarbeitet, die den Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör besser sicherstellt als die geltende VOBK 2007.
Wie sich bereits im Vorschlag zur Reform der Beschwerdekammern des Präsidenten des EPA CA/16/15 vom 6. März 2015 abzeichnete, geht es dem EPA offensichtlich vor allen Dingen um die Erhöhung der „Effizienz“ der Beschwerdekammern, wie z.B. der von Dr. Wallinger verfassten Stellungnahme: „EPLIT Position letter proposed structural reform of the EPO Boards of Appeal CA/16/15“ (zu finden auf der Homepage http://www.eplit.eu/) zu entnehmen ist. Im Vorschlag des Amtes für die Strukturreform, kommt das Wort „efficiency“ 16 mal vor, das Wort „quality“ nur 3 mal.
Unklar bleibt dabei, was mit der „Effizienz“ eines Gerichts gemeint ist: Die Verfahrensdauer insgesamt oder die Zeit, die ein Richter bzw. ein Beschwerdekammer-Mitglied für den Fall aufwendet. Studiert man die vorgeschlagene Verfahrensordnung wird deutlich, dass das Letztere gemeint ist. Dazu soll gemäß dem nun vorgeschlagenen neuen Art. 12 (2) das Beschwerdeverfahren entgegen den (verbindlichen) Vorschriften des EPÜ auf eine „judicial review“ begrenzt werden, wobei dies offensichtlich als Rechtsüberprüfung verstanden werden soll.
Auch der unsägliche Art. 12 (4) VOBK 2007, der es einer Beschwerdekammer erlaubt allein auf Grund ihres Ermessens und ohne sonstige rechtliche Vorgaben Vorbringen zurückzuweisen, das schon in der ersten Instanz hätte vorgebracht werden können (und auf welchen Hilfsantrag trifft dies nicht zu?) soll erhalten bleiben. Die Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes in seiner Plenumsentscheidung (BVerfG 1 PBvU 1/02 vom 30.4.2003):
„Hat die Partei sich in einer Instanz zur Sache geäußert und dabei alles vortragen können, was mit Blick auf diese Instanz erheblich schien, können sich in einer weiteren Instanz auf Grund neuer tatsächlicher Gegebenheiten oder anderer rechtlicher Auffassungen der nun entscheidenden Richter neue oder veränderte relevante Gesichtspunkte ergeben; deshalb muss die Partei in der Lage sein, ihren Sachvortrag auch darauf auszurichten. Wird ihr dies verwehrt, wird die Garantie rechtlichen Gehörs verletzt.“
findet keine Beachtung.
Im Ergebnis können die vorgeschlagenen Regeln dazu führen, dass die Entscheidungen noch mehr als bisher ohnehin schon von rein verfahrensrechtlichen Aspekten und nicht von der eigentlich im Vordergrund stehenden Frage, ob eine patentfähige Erfindung vorliegt, geprägt werden.
Nachstehend finden Sie die vollständige Stellungnahme (in englischer Sprache) unseres Partners Dr. Michael Wallinger zu den vorgeschlagenen Änderungen in der Verfahrensordnung für die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts.
Auf dem am 13. und 14. März 2018 in München stattfindenden Fachkongress "Patente 2018 - Innovation in IP" wird unser Partner Dr. Mathias Ricker einen Vortrag mit dem Thema "Understanding the Dragon - Durchsetzung und Verteidigung von Patenten in China - Überblick und Case Study" halten.
Dr. Ricker wird gemeinsam mit Guangjie Li, LL.M. referieren. Frau Li ist Partnerin und Leiterin des Münchener Standorts der chinesischen Kanzlei BEYOND Attorneys at Law, mit der WALLINGER RICKER SCHLOTTER TOSTMANN bereits seit vielen Jahren zusammen arbeitet und momentan mehrere Streitverfahren in China aktiv betreut.
"Patente 2018" ist eine der führenden Veranstaltungen für praktisches IP-Management und findet dieses Jahr in der 20. Auflage statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: http://www.patente-kongress.de/

WALLINGER RICKER SCHLOTTER TOSTMANN zählt ausweislich dieses Rankings zu den führenden Kanzleien in Deutschland in den Bereichen „Patentanmeldungen“ und „Patentprozesse/Patentanwälte“. Der Eintrag für unsere Kanzlei lautet wie folgt:
„Bewertung: Die im Patentrecht empfohlene gemischte Kanzlei hat eine etablierte Prosecution-Praxis mit starken Schwerpunkten bei mechanischen u. Pharmapatenten sowie eine expandierende Prozesspraxis. Denn wie andere mittelgr. Münchner Patentanwaltskanzleien, beispielsweise Prüfer & Partner oder Viering Jentschura, setzt auch WRST momentan auf mehr streitiges Geschäft u. bindet ihre Rechtsanwälte konsequenter bei Prozessen für ihre Stammklientel ein. Einige Patentanwälte, allen voran Wallinger, haben schon lange einen exzellenten Ruf für Streitverfahren. Sehr konsequent wirken die Rechtsanwälte inzwischen bei Nichtigkeitsverfahren mit, etwa für ihre vielen Mandanten aus der Automobilbranche oder für Pharmahersteller wie Eppendorf. Ihre Präsenz in Verletzungsverfahren ist allerdings weiter ausbaufähig. Zuletzt hat die Kanzlei den Pharmabereich personell mit einer Anwältin von df-mp verstärkt u. intensiviert ihre Aktivitäten bei asiat. Mandanten, wie die umfangr. Prosecution-Arbeit für einen chin. Handyhersteller zeigt.
Stärken: Pharmapatente sowie Prozesse v.a. für die Automobilbranche.
Häufig empfohlen: Dr. Mathias Ricker, Michael Wallinger (beide Patentanwälte)
Kanzleitätigkeit: IP-Kanzlei mit starkem Schwerpunkt bei Patenten. Viele Prozesse, Lizenzen, IP-Transaktionen u. IP-Management. Mittelgroße Anmeldepraxis mit breitem techn. Spektrum. (22 Patent-, 5 Rechtsanwälte)
Mandate: Öffentl. bekannt: Prozesse für Fresenius Medical Care, AVL, Macronix, STI (einschl. Mediation); Anmeldung u. Prozesse für Eppendorf, Kuka, Merz u. MTU; Anmeldungen für Archroma, BMW, Eastman, Merck KgaA“.
Weitere Informationen zu diesem Ranking finden Sie hier.
auf der IPO Jahresversammlung vom 17. - 20. September 2017 in San Francisco einen Vortrag zum Thema "Material Patentability Requirements Worldwide - A Comparison" zu halten. Der Vortrag findet im Rahmen der Vortragsserie "International Filing Strategies&Cost Management" statt. Die IPO wurde 1972 in den USA gegründet und ist eine weltweit aktive Vereinigung im gewerblichen Rechtsschutz. Die Thematik der Vortrags wird auch in folgendem begleitendem Artikel aufgegriffen.
Den Text des Beitrags finden Sie nachstehend:
Unser Partner Dr. Holger Tostmann berichtet über die Folgen dieser Entwicklung und weist auf mögliche Lösungsansätze hin, die insbesondere für Patentanmeldungen auf dem Gebiet der Life Sciences relevant sind. Sie finden den Beitrag über den folgenden Link auf der Webseite der AIPLA (American Intellectual Property Law Association), oder direkt nachfolgend zum Download:
Laut der IAM basieren die Ergebnisse dieses Rankings auf der Befragung (in Form von Interviews) von über 1.700 externen Anwälten und Unternehmensjuristen, die über mehrere Monate hinweg durchgeführt wurden. Für die Methodik der Erhebung verweisen wir auf die nachstehende Pressemitteilung der IAM.
Wir freuen uns sehr über diese weitere Auszeichnung für die Arbeit unserer Kanzlei und des ganzen Teams.
Den Link zu den Einträgen für WALLINGER RICKER SCHLOTTER TOSTMANN finden Sie hier.
Das Handelsblatt erklärt hierzu: Die Recherche hierfür erfolgte in einem umfangreichen Peer-to-Peer-Verfahren. Danach werden ausschließlich Anwälte nach der Reputation ihrer Konkurrenten befragt. Das Ergebnis ist eine umfassende Übersicht (...) und basiert auf der 9. Ausgabe des Best-Lawyers-Ratings.
Der Begleitartikel ist in der heutigen Ausgabe des Handelsblatts erschienen. Das vollständige Ranking finden Sie hier.

Herr Hagmann-Smith war vor seinem Wechsel zu WRST langjährig Partner einer britischen, international tätigen Patentanwaltskanzlei.
AVL wurde in beiden Instanzen von Rechtsanwalt Thomas Schachl und den Patentanwälten Dr. Michael Wallinger und Ralph Hahner von WRST vertreten. Inhouse war für die AVL List GmbH Patentanwalt Mario Hartinger tätig. A&D Europe GmbH wurde durch die Kanzlei Hoffmann Eitle vertreten.
Das OLG Düsseldorf bestätigte u.a. die geltend gemachte unmittelbare Verletzung eines der Patente von AVL List GmbH u.a. betreffend ein Parametrierungsverfahren durch das Angebot der Software ORION. Das Urteil wurde am 27. April 2017 verkündet und ist noch nicht rechtskräftig.
http://www.lesusacanada.org/events/EventDetails.aspx?id=923792&group

Frau Dr. Oetke war vor ihrem Wechsel langjährig für eine andere, ebenfalls international agierende Münchener Patentanwaltskanzlei tätig.
Vertreter in den beiden Verfahren wegen Patentverletzung vor
dem Landgericht Mannheim (Az. 2 O 100/16 und 2 O 123/16) waren unsere Partner
Dr. Michael Wallinger und Philipp Neels. Die Klägerin ICON IP Pty Ltd. wurde
durch die Kanzlei Hogan Lovells (u.a. Dr. Andreas von Falck) vertreten. Sie
führt zudem parallel eine Klage gegen Selle Royal S.p.a. in Italien und hatte auch
Specialized Bicycke Components in den USA eine Verletzung ihrer Patente
vorgeworfen, worauf auch der Artikel des 'Bicycle' Retailer hinweist, auf den in
dieser Mitteilung verlinkt wird.
Unser Mandant MERIDA&CENTURION Germany GmbH hat hierzu die folgende Pressemitteilung herausgegeben:
Urteilsverkündung in Patentklage: Klagen gegen MCG in erster Instanz abgewiesen
Am 31.01.2017 kamen in Mannheim zwei Klagen zur Verhandlung, in denen der MERIDA&CENTURION Germany GmbH die Verletzung von Patenten vorgeworfen wurde. Die Urteile wurden am 24.03. verkündet, und beide Klagen zugunsten von MCG in erster Instanz abgewiesen.
Zum Hintergrund: Die australische Firma Icon-Intellectual Property (Icon-IP Pty. Ltd.) ist Inhaber zweier Patente zu Satteldesigns eines australischen Erfinders, welche eine verbesserte Ergonomie und einen Performancegewinn versprechen. Icon-IP CEO Peter Strover sah die betreffenden Patente von weiten Teilen der Fahrradindustrie verletzt. Die Klagen gegen MCG betrafen insbesondere Sättel der Marke MERIDA und sollten bei positivem Ausgang für Icon-IP als Referenzfall dienen.
Das amerikanische Magazin Bicycle Retailer zitierte Strover im September 2016: „Unsere Patente werden in großem Maße verletzt, und wir weisen die gesamte Fahrradindustrie darauf hin, dass wir bald an eure Tür klopfen werden, wenn das nicht schon geschehen ist“.
Der Kläger kann bis zur Rechtskraft noch Berufung eingelegen. Bei MCG herrscht Erleichterung: „Wir freuen uns und sehen uns bestätigt, dass die Urteile zu unseren Gunsten ausgefallen sind“, so MCG-Geschäftsführer Gerd Klose. „Wir sind in hohem Maße erleichtert, dass bestätigt werden konnte, dass die Patente keine hinreichende Ähnlichkeit zu unseren Sätteln haben“.
Es darf angenommen werden, dass beide Urteile Einfluss auf anstehende und laufende Verfahren von Icon-IP haben werden. Eine umfassende Darstellung des Themas findet sich unter:

Zum Auswahlprozess teilt CORPORATE INTL mit, dass hierfür ausführliche Befragungen mit Führungskräften, Beratern und Investoren weltweit erfolgt sind. WALLINGER RICKER SCHLOTTER TOSTMANN ist demnach aus zehntausenden Nominierungen ausgewählt worden.
Seit 1. Januar 2017 ist Dr. Erich Fritsche neuer Partner bei Wallinger Ricker Schlotter Tostmann (WRST). Dr. Fritsche ist seit 2002 auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes tätig und seit 2005 bzw. 2006 als deutscher Patentanwalt und European Patent Attorney zugelassen. Er arbeitet bereits seit 2012 für die Kanzlei und berät nationale und internationale Mandanten in sämtlichen Schutzrechtsfragen.
Dr. Fritsche hat an der ETH Zürich Biochemie studiert und am Max-Planck-Institut für Biochemie im Bereich Röntgenstrukturanalyse von Proteinen promoviert. Er bringt Erfahrung und Expertise insbesondere auf den Gebieten der Biochemie, Biotechnologie, Pharmazie, Chemie und ästhetischen Medizin mit. Mit der Aufnahme von Dr. Fritsche in die Partnerschaft setzt WRST sein Wachstum weiter fort und gewinnt einen Partner von hoher rechtlicher und technischer Kompetenz mit hohem Engagement für die Weiterentwicklung des Bereichs Chemie/Biotechnologie/Pharma der Kanzlei.
Wir freuen uns, dass unsere Kanzlei auch in diesem Jahr wieder zu den besten Kanzleien Deutschlands sowohl im Bereich Patentanmeldungen als auch Patentprozesse/Patentanwälte zählt.
Die Bewertungsgrundlagen dieses Rankings setzen sich laut dem JUVE-Verlag im Einzelnen aus den Kriterien fachliche Kompetenzen, Mandatsarbeit, Managementqualitäten und Strategie zusammen (JUVE-Handbuch, S. 26). Insgesamt wurden für die dem Ranking zu Grunde liegende Recherche u.a. über 9.600 Gespräche mit Kanzleien geführt und fast 22.000 Mandanten kontaktiert.
Detaillierte Informationen zur Bewertung finden Sie hier.
Weitere Informationen zum Semiconductor Committee und zur LES finden Sie hier:
http://www.lesusacanada.org/members/group.aspx?id=160371
Wir freuen uns, dass unser Partner Dr. Michael Wallinger auch in diesem Jahr wieder im Fachgebiet Gewerblicher Rechtsschutz unter „Deutschlands Beste Anwälte 2016“ ausgezeichnet wurde.
Die Berichterstattung erfolgte in Form des Handelsblatt-Spezials „Deutschlands Beste Anwälte 2016“ in der Printausgabe am 24.06.2016 sowie in zwei Onlineveröffentlichungen am 24.06.2016 und am 27.06.2016 auf http://www.handelsblatt.com/bestlawyers.
In der Juni-Ausgabe des Life Sciences-Magazins transkript gehen Dr. Laura Leitner und Dr. Bernhard Virnekäs auf das sog. Interference-Verfahren vor dem US-Patentamt ein. Beim Interference-Verfahren geht es für die Beteiligten um alles oder nichts. Das Ergebnis des CRISPR-Patentstreits, des vielleicht letzten bedeutenden Interference-Verfahrens, wird allgemein mit Spannung erwartet.
Den kompletten Brief können Sie hier lesen:

Er widmet sich dem Thema "Nationale Routen vs. Einheitspatentsystem". Michael Platzöder wird dabei insbesondere auf Patentstrategien im Hinblick auf wesentliche Unterschiede des neuen europäischen Einheitspatentsystems zu den weiterhin koexistierenden nationalen Patentsystemen, sowohl im Hinblick auf die Erlangung von Patenten als auch auf die entsprechenden Streitverfahren vor den jeweils zuständigen Gerichten, eingehen.
Die Präsentation zum Download finden Sie hier, weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie über diesen Link.
Im Patentkommentar der ersten Ausgabe dieses Jahres des Life Sciences-Magazins transkript erläutern unsere Patentanwälte Dr. Erich Fritsche und Dr. Laura Leitner die Einführung des Einheitspatents:
"Nach langen Verhandlungen ist es soweit: der Countdown für den Start des Einheitspatents und des einheitlichen Patentgerichts (EPG) läuft. Sobald 13 Staaten, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien, das EPG-Übereinkommen ratifiziert haben, tritt es in Kraft. Bislang haben es acht Mitgliedstaaten, darunter Frankreich, ratifiziert. Deutschland wird dies wohl im Herbst 2016 tun. Für Großbritannien wird erwartet, dass die Ratifizierung noch vor dem für 2017 geplanten Referendum über den Verbleib in der EU erfolgt. Ende 2016 könnte das Europäische Patentamt (EPA) folglich bereits das erste Einheitspatent erteilen und das EPG seine Arbeit aufnehmen.
Das Einheitspatent wird vom EPA nach den bewährten Regeln und Vorschriften des EPÜ erteilt und bietet einheitlichen Schutz in bis zu 26 EU-Mitgliedstaaten. Es stellt neben den klassischen nationalen und europäischen Patenten eine weitere Option dar und ist vergleichsweise kostengünstig – jedenfalls dann, wenn Schutz für viele oder alle der 26 Mitgliedstaaten angestrebt wird. Das Einheitspatent eröffnet die Möglichkeit einer effizienten und einheitlichen Durchsetzung von Ansprüchen. Es kann jedoch mit einer Nichtigkeitsklage in einem einzigen Verfahren für alle Mitgliedstaaten vernichtet werden. Diese Gefahr besteht auch für bereits erteilte europäische Patente, welche künftig unter die Rechtsprechung des EPG fallen. Um dies zu verhindern, können Patentinhaber während einer Übergangsfrist eine „Optout“- Erklärung abgeben, wodurch nationale Gerichte zuständig bleiben. Angesichts der Komplexität des neuen Patentsystems kann jedem nur geraten werden, sich rechtzeitig über die strategischen Optionen beraten zu lassen, um Überraschungen zu vermeiden."
Das Engagement von Dr. Tostmann im Komitee "Internationales Patentrecht&Praxis" spiegelt die internationale Ausrichtung der Kanzlei WRST wider, sowie den Grundsatz, dass Patente für global agierende Unternehmen so ausgearbeitet und vor dem DPMA / EPA vertreten werden sollten, dass in anderen relevanten Jurisdiktionen, insbesondere in den USA, Japan und China, nicht nur keine Nachteile entstehen, sondern die jeweiligen nationalen / regionalen Besonderheiten wertschöpfend bereits zu Beginn der Lebensdauer eines IP Schutzrechtes berücksichtigt werden.
In der Ausgabe 45/2015 des Wirtschaftsmagazins "WirtschaftsWoche" wird unser Partner Dr.Michael Wallinger im Rahmen eines Artikels zum Thema "Patentanwälte: Mit wem Unternehmen am erfolgreichsten ihr geistiges Eigentum verteidigen" in der Rubrik "Patentanwälte" besonders empfohlen.
Zum Zustandekommen des Rankings (laut "WirtschaftsWoche"): "Im ersten Schritt des Auswahlverfahrens wurde in Datenbankrecherchen und Expertengesprächen festgestellt, welche Kanzleien, Rechtsanwälte und Patentanwälte positiv aufgefallen sind. In der zweiten Runde haben 21 Experten führender Kanzleien diese bewertet. Im dritten Schritt wurden die 73 bestbewerteten Kanzleien von der Jury beurteilt."
Maßgebliche Kriterien der Bewertung waren Erfolg, Erfahrung, Spezialisierung und Team. Es werden insgesamt nur 25 Top-Kanzleien bzw. Anwälte aufgeführt.

Strategiebetrachtungen im Hinblick auf das zukünftige
europäische „Einheitspatentsystem“
Von Thomas Schachl, Philipp Neels und Michael Platzöder, Wallinger Ricker Schlotter Tostmann, München
In Anbetracht des noch unsicheren Beginns und der fehlenden gefestigten Auslegung der Normen verhalten sich viele Nutzer des bisherigen europäischen Patentsystems für klassische „EP-Patente“ bislang eher abwartend oder gar uninteressiert. Gleichwohl ist es sinnvoll, sich bereits jetzt mit den Details des neuen Systems vertraut zu machen, denn eine proaktive Strategie kann signifikante Vorteile liefern bzw. Nachteile vermeiden. Bereits die Entscheidung über Art und Umfang der Patentanmeldungen sowie der weitere Umgang mit bereits anhängigen Anmeldungen oder Erteilungen vor dem Inkrafttreten des Einheitspatentsystems können dafür entscheidend sein.
Vorbereitende Strategien
Grundsätzlich wird das EPG nicht nur für alle Einheitspatente, sondern auch für alle bei Inkrafttreten des Einheitspatentsystems lebenden sowie spätere klassischen EP-Patente, EP-Anmeldungen und abgelaufenen EP-Patente zuständig sein. Es besteht aber während einer Übergangsphase von wenigstens sieben Jahren für den Inhaber die Möglichkeit des sog. Opt-out, d.h. der Entscheidung, dass für bestimmte EP-Patente oder Anmeldungen weiterhin das nationale System anwendbar sein soll. Ein Opt-out ist jedoch nur möglich, wenn in Bezug auf das betroffene EP-Schutzrecht vor dem EPG noch kein Streitverfahren eingeleitet wurde, was insbesondere auch durch Dritte erfolgen könnte, z.B. ein Nichtigkeitsverfahren oder eine negative Feststellungsklage. Spiegelbildlich dazu ist ein späterer Widerruf des Opt-out (Opt-in) nur möglich, wenn in Bezug auf das betroffene EP-Patent noch kein nationales Streitverfahren anhängig gemacht wurde.
Daher kann es – gerade für besonders wichtige EP-Patente oder Anmeldungen – entscheidend sein, dass man das Wahlrecht zwischen beiden Systemen frei ausüben kann, ohne durch eine zeitlich frühere Klageerhebung Dritter gebunden zu sein. Für dann bereits existierende EP-Patente und veröffentlichte EP-Anmeldungen kann der Inhaber diesen „Wettlauf“ aufgrund einer Sonderregelung (Sunrise Period) für sich entscheiden, denn ein bis zu einem noch festzulegenden Stichtag beantragtes Opt-out wird mit Inkrafttreten des neuen Systems registriert und damit sofort wirksam, ohne dass Dritte diesem zuvor kommen können. Danach steht diese Sonderregelung jedoch nicht mehr zur Verfügung, mit der Konsequenz, dass ein Opt-out nicht bereits mit dem Antrag, sondern erst dann wirksam wird, wenn es vom Amt ins Register eingetragen wurde.
Erscheint ein Opt-Out sinnvoll, so sollten Schutzrechtsinhaber schon frühzeitig die dafür in Frage kommenden EP-Patentschutzrechte identifizieren, was eine Portfolioanalyse auch in dieser Hinsicht erfordert. Dabei ist zu beachten, dass Kosten (nach derzeitiger Planung i.H.v. 80 Euro pro Patent) für ein Opt-out anfallen. Da ein Opt-out nur durch den Patentinhaber möglich ist, sollten zudem insbesondere im Falle von Mitinhaberschaften, Entwicklungskooperationen und Lizenzen frühzeitig vertragliche Regelungen dazu angestrebt bzw. angepasst werden. Auch Gerichtsstandvereinbarungen können hier hilfreich sein.
Wenn dagegen für eine bereits vor dem EPA laufende Anmeldung ein Einheitspatent gewünscht ist, sollte das Erteilungsverfahren zeitlich so gestaltet werden, dass die Patenterteilung erst nach Inkrafttreten des neuen Systems erfolgt, da bei zu früher Erteilung der Weg zum Einheitspatent versperrt ist. Auch kann ein späterer Erteilungszeitpunkt im Hinblick auf Schutzerlangung in erst nach Inkrafttreten des Systems ratifizierenden Ländern vorteilhaft sein.
Strategische Aspekte im Hinblick auf das EPG-Verfahren
Das Streitverfahren vor dem EPG weist zahlreiche Ähnlichkeiten mit dem deutschen Prozessrecht auf. Es ist aber nicht zu erwarten, dass die Rechtsanwendung beim EPG von jeder einzelnen seiner Kammern identisch erfolgen wird. Zahlreiche Vorschriften räumen den Richtern ein Ermessen ein und es kann damit gerechnet werden, dass diese Ermessensentscheidungen an die jeweilige Tradition des Rechtssystems angelehnt sind, aus dem die jeweiligen Richter stammen. Diese Rechtssysteme haben das Werteempfinden der Richter geprägt und werden aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Zukunft Einfluss auf die Rechtsanwendung haben. Dies dürfte vor allem bei den Kammern in Erscheinung treten, die mehrheitlich mit Richtern derselben Nationalität besetzt sind, also bei Lokalkammern mit durchschnittlich mehr als 50 Fällen pro Jahr.
Beispielhaft für die Erwartung unterschiedlicher Rechtsprechung kann das einstweilige Verfügungsverfahren genannt werden, in welchem eine Entscheidung nach dem Ermessen des Gerichts mit oder ohne Anhörung des Gegners erlassen werden kann. Die bisherigen Rechtstraditionen gehen in diesem Punkt auseinander, da in manchen europäischen Ländern solche Entscheidungen ohne Anhörung des Gegners bislang nicht erlassen werden. Auch die Rechtsfigur der französischen Saisie Contrefaçon, welche eine Beweissicherung bereits bei einer reduzierten Verletzungswahrscheinlichkeit zulässt, ist im Prozessrecht für das EPG grundsätzlich angelegt, könnte aber von Richtern ohne diese französische Rechtstradition abweichend gehandhabt werden.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist der Unterlassungsanspruch und seine Vollstreckung. Ob bei festgestellter Patentverletzung die Ausurteilung eines Unterlassungsanspruchs aufgrund Unverhältnismäßigkeit verweigert werden darf, wird von den Gerichten Kontinentaleuropas und dem Vereinigten Königreich nicht einheitlich beurteilt. Nur im englischen Common Law System ist nach bisherigem Recht die Unterlassungsanordnung eine Equitable Remedy: die Gewährung und der Umfang stehen dabei im Ermessen des Gerichts – nicht so in der kontinentaleuropäischen Rechtsprechung. Im EPG-System kann ein Gericht die Unterlassung verfügen. Der Wortlaut lässt die Unterlassungsverfügung demnach als Ermessensentscheidung erscheinen, so dass auch hier Raum für unterschiedliche Einflüsse in der Rechtsprechung bleibt.
Auch beim Schadensersatzanspruch erscheinen unterschiedliche Handhabungen der einzelnen Kammern möglich. Neben zahlreichen Aspekten der Schadensberechnung sieht das neue System auch den – im deutschen Recht nicht zu berücksichtigenden – immateriellen Schaden als einen zu berücksichtigenden Faktor an. Danach erscheint es zumindest möglich, dass EPG-Kammern zu höheren Schadensersatzansprüchen gelangen, als bei einer Anwendung der bisherigen nationalen Praxis.
Schließlich ist die Kostenerstattung in den Verfahren vor dem EPG an den tatsächlichen Kosten der Parteien orientiert. Aus deutscher Sicht ist damit für die obsiegende Partei eine Besserstellung zu erwarten. Andererseits erhöht sich das Kostenrisiko jeder Partei, da der Streitwert schon im Hinblick auf die räumliche Urteilswirkung höher anzusetzen sein wird als bei einer nationalen Klage. Daher dürfte auch die vorgesehene Begrenzung auf Maximalbeträge, die in Abhängigkeit vom Streitwert erfolgt, diesem Risiko nur teilweise entgegenstehen können.
Die Rechtsanwendung wird sich mit steigender Anzahl an Berufungsentscheidungen harmonisieren, jedoch dürften gewisse Unterschiede erhalten bleiben. In Anbetracht der Tatsache, dass bereits die deutschen Patentstreitkammern bestimmte Rechts- und Prozessfragen unterschiedlich handhaben (z.B. Äquivalenzfragen oder die Anforderungen an den Rechtsbestand in einstweiligen Verfügungsverfahren), wäre eine solche unterschiedliche Entscheidungspraxis beim EPG nicht ungewöhnlich und prozessual zulässig. Damit wird das „Forum-Shopping“ sowohl für Kläger als auch für Beklagte (z.B. Wahl des Gerichts für Nichtigkeitsklagen oder negativen Feststellungsklagen) weiterhin Bedeutung haben.
Aus strategischer Sicht wird es wichtig sein, nicht nur die EPG-Rechtsprechung insgesamt, sondern auch deren Zuordnung zu den einzelnen Kammern zu verfolgen. In diesem Zusammenhang dürfte es hilfreich sein, dass bestimmte Lokalkammern eine konstante Besetzung aufweisen und nicht aufgrund einer einzelfallbezogenen Auswahl aus dem Richterpool bestückt werden. Ist einem Kläger die Besetzung der Kammer bekannt, können daraus konkretere Schlüsse auf die Rechtsanwendung gezogen werden.
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass das EPG grundsätzlich klägerfreundlich ausgerichtet sein wird, da die Gerichtsstandorte untereinander im Wettbewerb um Klageverfahren stehen. Sollte beispielsweise die Fallzahl einer Lokalkammer unter 50 pro Jahr fallen, könnte zur Diskussion stehen, ob diese Kammer weiterhin benötigt wird. Obwohl bisher nicht bekannt ist, ob die Gerichte von der Option Gebrauch machen, per Widerklage erhobene Nichtigkeitsangriffe isoliert an die Zentralkammer zu verweisen, könnte gerade dieser Wettbewerb Einfluss auf solche Verweisungsentscheidungen haben, da damit die – für Kläger regelmäßig wichtige – Verfahrenslaufzeit voraussichtlich verkürzt werden kann.
Kernaussagen
· Wenngleich noch etwas Zeit vergehen wird bis das neue europäische Einheitspatentsystem in Kraft tritt, sollten bereits jetzt Strategie und Entwicklung von Patent- und Vertragsportfolios vor diesem Hintergrund optimiert werden.
· Die für das deutsche Rechtsverständnis neuen rechtlichen Konzepte des EPG-Systems (z.B. der vollstreckbare Unterlassungsanspruch unter Ermessensvorbehalt) erfordern insbesondere auch eine inhaltliche, an den jeweiligen Schutzrechtszielen orientierte Abwägung zwischen den Systemen.
· Bisherige nationale Besonderheiten werden bei der individuellen Rechtsanwendung der einzelnen Kammern im EPG-System erhalten bleiben, so dass ein Verfolgen der Entscheidungspraxis jedes einzelnen Gerichtsstandorts des EPG ratsam ist.
Thomas Schachl ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Er ist Partner und spezialisiert auf nationale und internationale Patentverletzungsprozesse und berät u.a. bei IP-Transaktionen und im Arbeitnehmererfinderrecht.
Philipp Neels ist Rechtsanwalt, Partner und spezialisiert auf Patentverletzungsverfahren. Seine Expertise umfasst insbesondere auch die strategische Beratung und Koordination internationaler Streitigkeiten.
Michael Platzöder ist Patentanwalt, Partner und u.a. spezialisiert auf die strategische Entwicklung von Patentportfolios sowie Patentstreitverfahren, v.a. für Elektronik, ITC-Technologien, Software und physikalische Systeme.
Wallinger Ricker Schlotter Tostmann berät in allen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes und ist insbesondere spezialisiert auf Patent-Prosecution und streitige Patentverfahren vor Ämtern und Gerichten.
Den vollständigen Beitrag finden Sie hier zum Download:

Weitere Informationen zu Science4Life und diesem Wettbewerb finden Sie hier.

Dr. Kirchner ist promovierter Physiker und seit 2009 als deutscher Patentanwalt bzw. seit 2010 als European Patent Attorney zugelassen.
Er ist insbesondere interdisziplinär an den Schnittstellen zwischen Maschinenbau, Physik und Biologie tätig, insbesondere im Bereich Labor- und Medizintechnik.
In den letzten Jahren hat Dr. Kirchner an einer Reihe von bedeutsamen Verfahren mitgewirkt, beispielsweise XZR35/13, T0616/10 und T0319/11.
Dieses Ranking basiert auf den Empfehlungen von mehr als 2.600 Anwälten und Anwältinnen aus Wirtschaftskanzleien und Rechtsabteilungen in Unternehmen. Unsere Kanzlei wird laut FOCUS Spezial "überproportional von Kunden empfohlen".
Im Rahmen dieser mündlichen Verhandlung hatte die GBK entsprechend Regel 109 (2) a) EPÜ in einer Dreier-Besetzung mit zwei juristischen Mitgliedern und einem technischen Mitglied zu entscheiden, ob der Antrag der GBK in der Fünfer-Besetzung mit vier juristischen Mitgliedern und einem technischen Mitglied zur Entscheidung vorgelegt wird, oder ob der Antrag als offensichtlich unzulässig oder unbegründet verworfen wird.
Nach einer ca. 2 1/2 stündigen Verhandlung, fiel die Entscheidung, den Antrag der Fünfer-Besetzung vorzulegen. Auch wenn sich daraus nicht ableiten lässt, wie über den Antrag endgültig entschieden wird, ist dies ein weiterer Schritt zu einer möglichen Stattgabe des Antrags.
Die Antragstellerin hat damit eine wichtige Hürde genommen, da eine statistische Analyse der auf der EPA–Homepage veröffentlichten R-Entscheidungen zeigt, dass von den knapp über 100 Überprüfungsanträgen, über die die GBK bisher entschieden hat, ca. 95 % als offensichtlich unbegründet oder offensichtlich unzulässig verworfen wurden.
Nach Art. 84 EPÜ müssen die Patentansprüche u.a. klar und knapp gefasst sein, was im Erteilungsverfahren zu prüfen ist. Der Einwand der fehlenden Klarheit ist aber kein Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund. Die Klarheit der Ansprüche ist im Einspruchsverfahren deshalb nur dann nach Art. 101 (3) EPÜ zu prüfen, wenn die Ansprüche geändert werden.
Umstritten ist seit vielen Jahren, bei welchen Änderungen eine Prüfung der Klarheit im Einspruchsverfahren geboten ist, ob sich diese Prüfung nur auf die geänderten Sachverhalte beziehen darf, oder ob auch von der Änderung nicht betroffene Ansprüche bzw. Einzelmerkmale einer (erneuten) Prüfung zu unterziehen sind.
Im Ausgangsfall T373/12 will der Patentinhaber das Patent mit einer Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 3 verteidigen. Der Einsprechende meint, der im Anspruch 3 enthaltene Begriff „im Wesentlichen“ mache den Anspruch unklar, weshalb dieser Antrag nach Art. 84 i.V. mit Art. 101 (3) EPÜ nicht zum Verfahren zugelassen werden dürfe.
Zur Stellungnahme WRST:
WRST ist der Meinung, dass sich die Prüfung im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren auf die wesentlichen Fragen der Neuheit und der erfinderischen Qualität und gegebenenfalls auf die Frage von ursprünglicher Offenbarung und Ausführbarkeit konzentrieren und die Frage der Klarheit in diesen Verfahren nur bei der Neuformulierung von Ansprüchen geprüft werden sollte. Andernfalls könnten wertvolle Patente wegen dieses rein formalen Aspekts verloren gehen.
In unserer Stellungnahme arbeiten wir unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung heraus, dass – anders als häufig angenommen wird - die Frage der Klarheit bei der Festlegung des Schutzbereichs im Patentverletzungsverfahren keine Rolle spielt und dass in vielen Fällen vermeintlich unklare Begriffe wie „im Wesentlichen“ zur Klarheit beitragen. Ferner werden die einzelnen Ansprüche bei einer „Kombination“ von Ansprüchen nicht verändert, sondern es werden nur einzelne Ansprüche aus dem Anspruchssatz gestrichen. Die Prüfung der Klarheit sollte sich deshalb auf neuformulierte Ansprüche und die sich dadurch ergebenden Änderungen beschränken.
Wir wenden uns insbesondere dagegen, dass die formalen Hürden zur Verteidigung von Patenten im Einspruchsverfahren – man denke nur an die beschränkte Möglichkeit im Beschwerdeverfahren Hilfsanträge zu formulieren – weiter erhöht werden.
Weitere Stellungnahmen:
Weitere Stellungnahmen wurden vom Präsidenten des Europäischen Patentamts, der AIPLA, einem Industrieunternehmen, dass seine Patente selbst recht intensiv durchsetzt und mehreren Kanzleien eingereicht. Sie sind unter der Patentnummer EP1814480 im Register des EPA einsehbar.
München – 25.08.2014: Der Bundesgerichtshof bestätigte die Patentfähigkeit des deutschen Patents DE 196 55 282 in der erteilten Fassung (Az.: X ZR 35/13 München, 25.8.2014). In seinem Urteil hebt der Bundesgerichtshof damit das (für Eppendorf negative) Urteil des Bundespatentgerichts (Az.: 3NI7/11 verbunden mit 3NI10/11) auf. Das DE‘282 schützt einen Gradienten-Temperierblock in einer speziellen Ausgestaltung, mit der die im Rahmen der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) benötigten Temperaturniveaus bzw. die entsprechenden Temperaturzyklen besonders vorteilhaft eingestellt werden können. Bei der PCR handelt es sich um eine Methode zur in vitro-Vervielfältigung von DNA. Mit der Aufrechterhaltung dieses von der überwiegenden Mehrzahl der Gradientencycler herstellenden Unternehmen lizenzierten Patents behauptet die Eppendorf AG ihre Patentposition eindrucksvoll.
Gegen das DE‘282 hatten die Firmen SensoQuest GmbH und PEQLAB Biotechnologie GmbH zunächst Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht eingereicht, wobei sich PEQLAB im Laufe des erstinstanzlichen Verfahrens zurückgezogen hat.
Vor wenigen Wochen wurde der Eppendorf AG (ebenfalls vertreten durch WRST) darüber hinaus von einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (Az.: T610/10) ein weiteres Patent (EP 1 426 110) betreffend die Gradientencycler-Technologie zugesprochen. Die zuständige Beschwerdekammer hob dabei ebenfalls die negative erstinstanzliche Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung durch die Prüfungsabteilung auf. Das EP‘110 betrifft einen Laborthermostaten für PCR-Zwecke, der durch den oben beschriebenen Temperierblock charakterisiert ist.
Vertreter Eppendorf AG:
Wallinger Ricker Schlotter Tostmann (München): Dr. Mathias Ricker, Dr. Christian Kirchner (BGH und EPA)
Vertreter SensoQuest GmbH (BGH):
Rehberg Hüppe & Partner (Göttingen): Dr. Paul Hüppe (Patentanwalt)
Bundesgerichtshof (Karlsruhe), X. Zivilsenat
Prof. Dr. Peter Meier-Beck (Vorsitzender Richter)
Links zum Thema:
- http://ipkitten.blogspot.de/2014/05/suspicion-of-partiality-in-enlarged....
- http://www.juve.de/nachrichten/verfahren/2014/05/europaisches-patentamt-...
- http://www.eplawpatentblog.com/eplaw/2014/05/epo-vice-president-dg3-as-c...
- http://ipkitten.blogspot.de/2014/05/more-news-of-epo-unrest-reaches-ipka... (Ablösung des Vorsitzenden von seinen Verwaltungsaufgaben)
- http://www.juve.de/nachrichten/namenundnachrichten/2014/12/strukturrefor...
Die Entscheidung, unseren Antrag mit einigen ergänzenden Anmerkungen finden Sie hier zum Download - sowie einen Artikel in der aktuellen Ausgabe des JUVE-Rechtsmarkts ("Dampf im Kessel"):
In ihrem Beitrag "Das EU-Einheitspatent: Fluch oder Segen?" setzen sie sich mit den neuen Herausforderungen für die patentrechtliche Praxis durch die Reform und die Auswirkungen für Unternehmen der Biotechnologie auseinander.
Die komplette Sonderausgabe finden Sie unter folgendem Link: http://gp-mag.de/anzbio2013. Der Artikel von Herr Ricker und Herr Fritsche ist auf S.144f. zu lesen.

Die Aufnahme in "Best Lawyers" hängt von einer umfassenden Bewertung insbesondere auch durch Wettbewerber ab. Diese wurden befragt, auf welche Kollegen sie außerhalb der eigenen Kanzlei hinweisen würden, falls sie selbst ein Mandat aus Zeitgründen oder wegen einer Interessen- kollision nicht betreuen könnten.
Dr. Wallinger wird für das Fachgebiet "Intellectual Property Law" empfohlen. Diese Auszeichnung unterstreicht das herausragende Renommee von WRST, auch unter den Kollegen.