Zur Reform der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, die durch die Zwischenentscheidung R 19/12 ausgelöst und u.a. zu dem von vielen als unnötig empfundenen Umzug der Beschwerdekammern nach Haar führte, gehört auch eine Neufassung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK), die derzeit in ihrer Fassung von 2007 angewendet wird.

Der nunmehr in englischer Sprache vorliegende Vorschlag der „Rules of Procedure of the Boards of Appeal“ (RPBA) enttäuscht all diejenigen, die gehofft hatten, nach der Entscheidung R 19/12, im Lichte der zahlreichen kritischen Veröffentlichungen und nicht zuletzt der vier beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfassungsbeschwerden, würde die geltende Verfahrensordnung in einer Weise überarbeitet, die den Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör besser sicherstellt als die geltende VOBK 2007.

Wie sich bereits im Vorschlag zur Reform der Beschwerdekammern des Präsidenten des EPA CA/16/15 vom 6. März 2015 abzeichnete, geht es dem EPA offensichtlich vor allen Dingen um die Erhöhung der „Effizienz“ der Beschwerdekammern, wie z.B. der von Dr. Wallinger verfassten Stellungnahme: „EPLIT Position letter proposed structural reform of the EPO Boards of Appeal CA/16/15“ (zu finden auf der Homepage http://www.eplit.eu/) zu entnehmen ist. Im Vorschlag des Amtes für die Strukturreform, kommt das Wort „efficiency“ 16 mal vor, das Wort „quality“ nur 3 mal.

Unklar bleibt dabei, was mit der „Effizienz“ eines Gerichts gemeint ist: Die Verfahrensdauer insgesamt oder die Zeit, die ein Richter bzw. ein Beschwerdekammer-Mitglied für den Fall aufwendet. Studiert man die vorgeschlagene Verfahrensordnung wird deutlich, dass das Letztere gemeint ist. Dazu soll gemäß dem nun vorgeschlagenen neuen Art. 12 (2) das Beschwerdeverfahren entgegen den (verbindlichen) Vorschriften des EPÜ auf eine „judicial review“ begrenzt werden, wobei dies offensichtlich als Rechtsüberprüfung verstanden werden soll.

Auch der unsägliche Art. 12 (4) VOBK 2007, der es einer Beschwerdekammer erlaubt allein auf Grund ihres Ermessens und ohne sonstige rechtliche Vorgaben Vorbringen zurückzuweisen, das schon in der ersten Instanz hätte vorgebracht werden können (und auf welchen Hilfsantrag trifft dies nicht zu?) soll erhalten bleiben. Die Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes in seiner Plenumsentscheidung (BVerfG 1 PBvU 1/02 vom 30.4.2003):

„Hat die Partei sich in einer Instanz zur Sache geäußert und dabei alles vortragen können, was mit Blick auf diese Instanz erheblich schien, können sich in einer weiteren Instanz auf Grund neuer tatsächlicher Gegebenheiten oder anderer rechtlicher Auffassungen der nun entscheidenden Richter neue oder veränderte relevante Gesichtspunkte ergeben; deshalb muss die Partei in der Lage sein, ihren Sachvortrag auch darauf auszurichten. Wird ihr dies verwehrt, wird die Garantie rechtlichen Gehörs verletzt.“

findet keine Beachtung.

Im Ergebnis können die vorgeschlagenen Regeln dazu führen, dass die Entscheidungen noch mehr als bisher ohnehin schon von rein verfahrensrechtlichen Aspekten und nicht von der eigentlich im Vordergrund stehenden Frage, ob eine patentfähige Erfindung vorliegt, geprägt werden.

Nachstehend finden Sie die vollständige Stellungnahme (in englischer Sprache) unseres Partners Dr. Michael Wallinger zu den vorgeschlagenen Änderungen in der Verfahrensordnung für die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts.

2018-04-30_Comments on the proposed Rules of Procedure.pdf

Im Patentkommentar der ersten Ausgabe dieses Jahres des Life Sciences-Magazins transkript erläutern unsere Patentanwälte Dr. Erich Fritsche und Dr. Laura Leitner die Einführung des Einheitspatents:

"Nach langen Verhandlungen ist es soweit: der Countdown für den Start des Einheitspatents und des einheitlichen Patentgerichts (EPG) läuft. Sobald 13 Staaten, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien, das EPG-Übereinkommen ratifiziert haben, tritt es in Kraft. Bislang haben es acht Mitgliedstaaten, darunter Frankreich, ratifiziert. Deutschland wird dies wohl im Herbst 2016 tun. Für Großbritannien wird erwartet, dass die Ratifizierung noch vor dem für 2017 geplanten Referendum über den Verbleib in der EU erfolgt. Ende 2016 könnte das Europäische Patentamt (EPA) folglich bereits das erste Einheitspatent erteilen und das EPG seine Arbeit aufnehmen.

Das Einheitspatent wird vom EPA nach den bewährten Regeln und Vorschriften des EPÜ erteilt und bietet einheitlichen Schutz in bis zu 26 EU-Mitgliedstaaten. Es stellt neben den klassischen nationalen und europäischen Patenten eine weitere Option dar und ist vergleichsweise kostengünstig – jedenfalls dann, wenn Schutz für viele oder alle der 26 Mitgliedstaaten angestrebt wird. Das Einheitspatent eröffnet die Möglichkeit einer effizienten und einheitlichen Durchsetzung von Ansprüchen. Es kann jedoch mit einer Nichtigkeitsklage in einem einzigen Verfahren für alle Mitgliedstaaten vernichtet werden. Diese Gefahr besteht auch für bereits erteilte europäische Patente, welche künftig unter die Rechtsprechung des EPG fallen. Um dies zu verhindern, können Patentinhaber während einer Übergangsfrist eine „Optout“- Erklärung abgeben, wodurch nationale Gerichte zuständig bleiben. Angesichts der Komplexität des neuen Patentsystems kann jedem nur geraten werden, sich rechtzeitig über die strategischen Optionen beraten zu lassen, um Überraschungen zu vermeiden."

WRST - Patentkommentar transkript 1-2016.pdf

In der Ausgabe 45/2015 des Wirtschaftsmagazins "WirtschaftsWoche" wird unser Partner Dr.Michael Wallinger im Rahmen eines Artikels zum Thema "Patentanwälte: Mit wem Unternehmen am erfolgreichsten ihr geistiges Eigentum verteidigen" in der Rubrik "Patentanwälte" besonders empfohlen.

Zum Zustandekommen des Rankings (laut "WirtschaftsWoche"): "Im ersten Schritt des Auswahlverfahrens wurde in Datenbankrecherchen und Expertengesprächen festgestellt, welche Kanzleien, Rechtsanwälte und Patentanwälte positiv aufgefallen sind. In der zweiten Runde haben 21 Experten führender Kanzleien diese bewertet. Im dritten Schritt wurden die 73 bestbewerteten Kanzleien von der Jury beurteilt."

Maßgebliche Kriterien der Bewertung waren Erfolg, Erfahrung, Spezialisierung und Team. Es werden insgesamt nur 25 Top-Kanzleien bzw. Anwälte aufgeführt.

Strategiebetrachtungen im Hinblick auf das zukünftige

europäische „Einheitspatentsystem“

Von Thomas Schachl, Philipp Neels und Michael Platzöder, Wallinger Ricker Schlotter Tostmann, München

In Anbetracht des noch unsicheren Beginns und der fehlenden gefestigten Auslegung der Normen verhalten sich viele Nutzer des bisherigen europäischen Patentsystems für klassische „EP-Patente“ bislang eher abwartend oder gar uninteressiert. Gleichwohl ist es sinnvoll, sich bereits jetzt mit den Details des neuen Systems vertraut zu machen, denn eine proaktive Strategie kann signifikante Vorteile liefern bzw. Nachteile vermeiden. Bereits die Entscheidung über Art und Umfang der Patentanmeldungen sowie der weitere Umgang mit bereits anhängigen Anmeldungen oder Erteilungen vor dem Inkrafttreten des Einheitspatentsystems können dafür entscheidend sein.

Vorbereitende Strategien

Grundsätzlich wird das EPG nicht nur für alle Einheitspatente, sondern auch für alle bei Inkrafttreten des Einheitspatentsystems lebenden sowie spätere klassischen EP-Patente, EP-Anmeldungen und abgelaufenen EP-Patente zuständig sein. Es besteht aber während einer Übergangsphase von wenigstens sieben Jahren für den Inhaber die Möglichkeit des sog. Opt-out, d.h. der Entscheidung, dass für bestimmte EP-Patente oder Anmeldungen weiterhin das nationale System anwendbar sein soll. Ein Opt-out ist jedoch nur möglich, wenn in Bezug auf das betroffene EP-Schutzrecht vor dem EPG noch kein Streitverfahren eingeleitet wurde, was insbesondere auch durch Dritte erfolgen könnte, z.B. ein Nichtigkeitsverfahren oder eine negative Feststellungsklage. Spiegelbildlich dazu ist ein späterer Widerruf des Opt-out (Opt-in) nur möglich, wenn in Bezug auf das betroffene EP-Patent noch kein nationales Streitverfahren anhängig gemacht wurde.

Erscheint ein Opt-Out sinnvoll, so sollten Schutzrechtsinhaber schon frühzeitig die dafür in Frage kommenden EP-Patentschutzrechte identifizieren, was eine Portfolioanalyse auch in dieser Hinsicht erfordert. Dabei ist zu beachten, dass Kosten (nach derzeitiger Planung i.H.v. 80 Euro pro Patent) für ein Opt-out anfallen. Da ein Opt-out nur durch den Patentinhaber möglich ist, sollten zudem insbesondere im Falle von Mitinhaberschaften, Entwicklungskooperationen und Lizenzen frühzeitig vertragliche Regelungen dazu angestrebt bzw. angepasst werden. Auch Gerichtsstandvereinbarungen können hier hilfreich sein.

Wenn dagegen für eine bereits vor dem EPA laufende Anmeldung ein Einheitspatent gewünscht ist, sollte das Erteilungsverfahren zeitlich so gestaltet werden, dass die Patenterteilung erst nach Inkrafttreten des neuen Systems erfolgt, da bei zu früher Erteilung der Weg zum Einheitspatent versperrt ist. Auch kann ein späterer Erteilungszeitpunkt im Hinblick auf Schutzerlangung in erst nach Inkrafttreten des Systems ratifizierenden Ländern vorteilhaft sein.

Strategische Aspekte im Hinblick auf das EPG-Verfahren

Das Streitverfahren vor dem EPG weist zahlreiche Ähnlichkeiten mit dem deutschen Prozessrecht auf. Es ist aber nicht zu erwarten, dass die Rechtsanwendung beim EPG von jeder einzelnen seiner Kammern identisch erfolgen wird. Zahlreiche Vorschriften räumen den Richtern ein Ermessen ein und es kann damit gerechnet werden, dass diese Ermessensentscheidungen an die jeweilige Tradition des Rechtssystems angelehnt sind, aus dem die jeweiligen Richter stammen. Diese Rechtssysteme haben das Werteempfinden der Richter geprägt und werden aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Zukunft Einfluss auf die Rechtsanwendung haben. Dies dürfte vor allem bei den Kammern in Erscheinung treten, die mehrheitlich mit Richtern derselben Nationalität besetzt sind, also bei Lokalkammern mit durchschnittlich mehr als 50 Fällen pro Jahr.

Beispielhaft für die Erwartung unterschiedlicher Rechtsprechung kann das einstweilige Verfügungsverfahren genannt werden, in welchem eine Entscheidung nach dem Ermessen des Gerichts mit oder ohne Anhörung des Gegners erlassen werden kann. Die bisherigen Rechtstraditionen gehen in diesem Punkt auseinander, da in manchen europäischen Ländern solche Entscheidungen ohne Anhörung des Gegners bislang nicht erlassen werden. Auch die Rechtsfigur der französischen Saisie Contrefaçon, welche eine Beweissicherung bereits bei einer reduzierten Verletzungswahrscheinlichkeit zulässt, ist im Prozessrecht für das EPG grundsätzlich angelegt, könnte aber von Richtern ohne diese französische Rechtstradition abweichend gehandhabt werden.

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist der Unterlassungsanspruch und seine Vollstreckung. Ob bei festgestellter Patentverletzung die Ausurteilung eines Unterlassungsanspruchs aufgrund Unverhältnismäßigkeit verweigert werden darf, wird von den Gerichten Kontinentaleuropas und dem Vereinigten Königreich nicht einheitlich beurteilt. Nur im englischen Common Law System ist nach bisherigem Recht die Unterlassungsanordnung eine Equitable Remedy: die Gewährung und der Umfang stehen dabei im Ermessen des Gerichts – nicht so in der kontinentaleuropäischen Rechtsprechung. Im EPG-System kann ein Gericht die Unterlassung verfügen. Der Wortlaut lässt die Unterlassungsverfügung demnach als Ermessensentscheidung erscheinen, so dass auch hier Raum für unterschiedliche Einflüsse in der Rechtsprechung bleibt.

Auch beim Schadensersatzanspruch erscheinen unterschiedliche Handhabungen der einzelnen Kammern möglich. Neben zahlreichen Aspekten der Schadensberechnung sieht das neue System auch den – im deutschen Recht nicht zu berücksichtigenden – immateriellen Schaden als einen zu berücksichtigenden Faktor an. Danach erscheint es zumindest möglich, dass EPG-Kammern zu höheren Schadensersatzansprüchen gelangen, als bei einer Anwendung der bisherigen nationalen Praxis.

Schließlich ist die Kostenerstattung in den Verfahren vor dem EPG an den tatsächlichen Kosten der Parteien orientiert. Aus deutscher Sicht ist damit für die obsiegende Partei eine Besserstellung zu erwarten. Andererseits erhöht sich das Kostenrisiko jeder Partei, da der Streitwert schon im Hinblick auf die räumliche Urteilswirkung höher anzusetzen sein wird als bei einer nationalen Klage. Daher dürfte auch die vorgesehene Begrenzung auf Maximalbeträge, die in Abhängigkeit vom Streitwert erfolgt, diesem Risiko nur teilweise entgegenstehen können.

Die Rechtsanwendung wird sich mit steigender Anzahl an Berufungsentscheidungen harmonisieren, jedoch dürften gewisse Unterschiede erhalten bleiben. In Anbetracht der Tatsache, dass bereits die deutschen Patentstreitkammern bestimmte Rechts- und Prozessfragen unterschiedlich handhaben (z.B. Äquivalenzfragen oder die Anforderungen an den Rechtsbestand in einstweiligen Verfügungsverfahren), wäre eine solche unterschiedliche Entscheidungspraxis beim EPG nicht ungewöhnlich und prozessual zulässig. Damit wird das „Forum-Shopping“ sowohl für Kläger als auch für Beklagte (z.B. Wahl des Gerichts für Nichtigkeitsklagen oder negativen Feststellungsklagen) weiterhin Bedeutung haben.

Aus strategischer Sicht wird es wichtig sein, nicht nur die EPG-Rechtsprechung insgesamt, sondern auch deren Zuordnung zu den einzelnen Kammern zu verfolgen. In diesem Zusammenhang dürfte es hilfreich sein, dass bestimmte Lokalkammern eine konstante Besetzung aufweisen und nicht aufgrund einer einzelfallbezogenen Auswahl aus dem Richterpool bestückt werden. Ist einem Kläger die Besetzung der Kammer bekannt, können daraus konkretere Schlüsse auf die Rechtsanwendung gezogen werden.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass das EPG grundsätzlich klägerfreundlich ausgerichtet sein wird, da die Gerichtsstandorte untereinander im Wettbewerb um Klageverfahren stehen. Sollte beispielsweise die Fallzahl einer Lokalkammer unter 50 pro Jahr fallen, könnte zur Diskussion stehen, ob diese Kammer weiterhin benötigt wird. Obwohl bisher nicht bekannt ist, ob die Gerichte von der Option Gebrauch machen, per Widerklage erhobene Nichtigkeitsangriffe isoliert an die Zentralkammer zu verweisen, könnte gerade dieser Wettbewerb Einfluss auf solche Verweisungsentscheidungen haben, da damit die – für Kläger regelmäßig wichtige – Verfahrenslaufzeit voraussichtlich verkürzt werden kann.

Kernaussagen

·         Wenngleich noch etwas Zeit vergehen wird bis das neue europäische Einheitspatentsystem in Kraft tritt, sollten bereits jetzt Strategie und Entwicklung von Patent- und Vertragsportfolios vor diesem Hintergrund optimiert werden.

·         Die für das deutsche Rechtsverständnis neuen rechtlichen Konzepte des EPG-Systems (z.B. der vollstreckbare Unterlassungsanspruch unter Ermessensvorbehalt) erfordern insbesondere auch eine inhaltliche, an den jeweiligen Schutzrechtszielen orientierte Abwägung zwischen den Systemen.

·         Bisherige nationale Besonderheiten werden bei der individuellen Rechtsanwendung der einzelnen Kammern im EPG-System erhalten bleiben, so dass ein Verfolgen der Entscheidungspraxis jedes einzelnen Gerichtsstandorts des EPG ratsam ist.

Thomas Schachl ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Er ist Partner und spezialisiert auf nationale und internationale Patentverletzungsprozesse und berät u.a. bei IP-Transaktionen und im Arbeitnehmererfinderrecht.

Philipp Neels ist Rechtsanwalt, Partner und spezialisiert auf Patentverletzungsverfahren. Seine Expertise umfasst insbesondere auch die strategische Beratung und Koordination internationaler Streitigkeiten.

Michael Platzöder ist Patentanwalt, Partner und u.a. spezialisiert auf die strategische Entwicklung von Patentportfolios sowie Patentstreitverfahren, v.a. für Elektronik, ITC-Technologien, Software und physikalische Systeme.

Wallinger Ricker Schlotter Tostmann berät in allen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes und ist insbesondere spezialisiert auf Patent-Prosecution und streitige Patentverfahren vor Ämtern und Gerichten.

WRST - Europ. Einheitspatentssystem_Strategiebetrachtungen.pdf

Im Rahmen dieser mündlichen Verhandlung hatte die GBK entsprechend Regel 109 (2) a) EPÜ in einer Dreier-Besetzung mit zwei juristischen Mitgliedern und einem technischen Mitglied zu entscheiden, ob der Antrag der GBK in der Fünfer-Besetzung mit vier juristischen Mitgliedern und einem technischen Mitglied zur Entscheidung vorgelegt wird, oder ob der Antrag als offensichtlich unzulässig oder unbegründet verworfen wird.

Nach einer ca. 2 1/2 stündigen Verhandlung, fiel die Entscheidung, den Antrag der Fünfer-Besetzung vorzulegen. Auch wenn sich daraus nicht ableiten lässt, wie über den Antrag endgültig entschieden wird, ist dies ein weiterer Schritt zu einer möglichen Stattgabe des Antrags.

Die Antragstellerin hat damit eine wichtige Hürde genommen, da eine statistische Analyse der auf der EPA–Homepage veröffentlichten R-Entscheidungen zeigt, dass von den knapp über 100 Überprüfungsanträgen, über die die GBK bisher entschieden hat, ca. 95 % als offensichtlich unbegründet oder offensichtlich unzulässig verworfen wurden.

München – 25.08.2014: Der Bundesgerichtshof bestätigte die Patentfähigkeit des deutschen Patents DE 196 55 282 in der erteilten Fassung (Az.: X ZR 35/13 München, 25.8.2014). In seinem Urteil hebt der Bundesgerichtshof damit das (für Eppendorf negative) Urteil des Bundespatentgerichts (Az.: 3NI7/11 verbunden mit 3NI10/11) auf. Das DE‘282 schützt einen Gradienten-Temperierblock in einer speziellen Ausgestaltung, mit der die im Rahmen der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) benötigten Temperaturniveaus bzw. die entsprechenden Temperaturzyklen besonders vorteilhaft eingestellt werden können. Bei der PCR handelt es sich um eine Methode zur in vitro-Vervielfältigung von DNA. Mit der Aufrechterhaltung dieses von der überwiegenden Mehrzahl der Gradientencycler herstellenden Unternehmen lizenzierten Patents behauptet die Eppendorf AG ihre Patentposition eindrucksvoll.

Gegen das DE‘282 hatten die Firmen SensoQuest GmbH und PEQLAB Biotechnologie GmbH zunächst Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht eingereicht, wobei sich PEQLAB im Laufe des erstinstanzlichen Verfahrens zurückgezogen hat.

Vor wenigen Wochen wurde der Eppendorf AG (ebenfalls vertreten durch WRST) darüber hinaus von einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (Az.: T610/10) ein weiteres Patent (EP 1 426 110) betreffend die Gradientencycler-Technologie zugesprochen. Die zuständige Beschwerdekammer hob dabei ebenfalls die negative erstinstanzliche Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung durch die Prüfungsabteilung auf. Das EP‘110 betrifft einen Laborthermostaten für PCR-Zwecke, der durch den oben beschriebenen Temperierblock charakterisiert ist.

Vertreter Eppendorf AG:

Wallinger Ricker Schlotter Tostmann (München): Dr. Mathias Ricker, Dr. Christian Kirchner (BGH und EPA)

Vertreter SensoQuest GmbH (BGH):

Rehberg Hüppe & Partner (Göttingen): Dr. Paul Hüppe (Patentanwalt)

Bundesgerichtshof (Karlsruhe), X. Zivilsenat

Prof. Dr. Peter Meier-Beck (Vorsitzender Richter)